Fra i temi di cui AIPPI (Associazione per la protezione della proprietà intellettuale) si è più occupata negli ultimi anni vi è quello, centrale, del bilanciamento dei diritti esclusivi del titolare con altri diritti/interessi di rilevanza pubblica: il diritto alla salute, la promozione della scienza e delle arti, la libertà di espressione del pensiero e di informazione, la diffusione della cultura, la libertà di concorrenza (per citarne solo alcuni). Questo bilanciamento è in parte operato ex ante dal legislatore, sia prevedendo per ogni diritto di proprietà intellettuale una serie di utilizzazioni libere (gratuite o a pagamento) sia ponendo dei limiti all’appropriabilità in esclusiva di elementi che si vuole permangano, o cadano a un certo punto, in pubblico dominio.
Riguardo a quest’ultimo aspetto sono interessanti alcuni casi in materia di tutela come marchio di titoli o personaggi di opere dell’ingegno (già) protette col diritto d’autore. Com’è noto nel diritto UE dei marchi la preesistenza di un diritto anteriore, anche d’autore, sul segno costituisce un impedimento alla sua registrazione come marchio quando la domanda è presentata da un terzo. Non vi sono invece in linea di principio impedimenti qualora la registrazione venga chiesta e ottenuta dallo stesso titolare del diritto anteriore. In simili casi tuttavia può porsi un problema di aggiramento tramite il diritto di marchio del limite temporale di protezione col diritto d’autore delle opere dell’ingegno. Infatti i diritti d’autore scadono dopo settant’anni dalla morte dell’autore e non possono essere rinnovati, mentre la registrazione come marchio ha bensì una durata di dieci anni, ma può essere rinnovata sino a quando il titolare del segno ha interesse a mantenere l’esclusiva.
Investito varie volte della questione della registrabilità come marchio del titolo o del nome del personaggio di un’opera già protetta col diritto d’autore e molto nota, l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) l’ha risolta in modo contraddittorio, e comunque affrontando il problema sotto una diversa, e non decisiva, angolatura: facendone cioè una questione non di interesse alla caduta in pubblico dominio dell’opera (e quindi necessariamente del suo titolo, quando usato per indicarla o per indicare opere derivate) ma di capacità distintiva, da valutarsi in base alla percezione del segno da parte del pubblico. Così ha escluso che “Pinocchio” possa validamente essere registrato come marchio per prodotti quali libri, DVD, attività teatrali, giocattoli, ecc. (R 1856/2013-2), perché si tratta di prodotti e servizi che hanno un legame con l’opera, in relazione ai quali il segno indica non già la loro origine imprenditoriale bensì il suo contenuto. Lo stesso è avvenuto per “The Jungle Book” (R 118/2014-1) e “WINNETOU” (R 1297/2016-2). Invece in modo contraddittorio, sulla base della constatazione che il titolo dell’opera letteraria serve a distinguerla da altre mentre il marchio serve a identificare i prodotti in quanto provenienti da un’impresa, “Le journal d’Anne Frank” è stato ritenuto registrabile (R 2401/2014-4) perché non è descrittivo di prodotti come “libri”, “CD”, “DVD” ecc. in quanto tali.
Attesissima è quindi ora la decisione nei casi “Animal Farm” e “1984” (R1719/2019-5 e R1922/2019-5), che la Estate of the Late Sonia Brownell Orwell ha depositato come marchi per contraddistinguere, fra l’altro, libri, prodotti editoriali, attività culturali, servizi di intrattenimento ed educativi, seminari e congressi. A pronunciarsi è infatti chiamata la Commissione allargata di ricorso, stante le divergenti pregresse decisioni delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio.
In ogni caso se la questione non verrà affrontata nei suoi esatti termini il problema permarrà, considerato anche che la mancanza di carattere distintivo può essere sanata attraverso l’istituto del secondary meaning, che si presta ad essere utilizzato opportunisticamente dai titolari nel periodo in cui godono dell’esclusiva del diritto d’autore. Il secondary meaning permette di riabilitare un marchio che dovrebbe essere considerato nullo per carenza di capacità distintiva, attraverso l’uso che il titolare ne faccia, gli investimenti pubblicitari, e altre forme di utilizzazione che permettano al pubblico di apprezzare il segno non nel suo significato descrittivo ma di indicazione della provenienza del prodotto o del servizio da una certa impresa.
Per evitare il prolungamento della tutela esclusiva attraverso la registrazione come marchio, meglio dunque valorizzare altri impedimenti alla registrazione, non soggetti a sanatoria. Ad esempio nel caso Vigeland, relativo ad una celebre scultura caduta in pubblico dominio di cui era stata chiesta protezione come marchio, è stato affermato che una simile protezione potrebbe in taluni casi essere impedita per ragioni di “public policy” e “accepted principles of morality” (Corte EFTA, 6 Aprile 2017, caso E-5/16). Vi è poi l’impedimento alla registrazione costituito dalla mala fede, su cui poggiano la decisione della Divisione di Annullamento dell’EUIPO nel celebre caso del marchio “Throwen Flowers” di Banksy (14 Settembre 2020, 33843 C), in cui l’Ufficio ha valorizzato il fatto che l’intenzione del richiedente era ottenere un diritto esclusivo “for purposes other than those falling within the functions of a trade mark”, e una recente ordinanza del Tribunale di Roma (29 Dicembre 2021), che ha negato tutela al marchio registrato “Sandokan” azionato per inibire l’uso di tale nome per contraddistinguere una serie televisiva sul celebre personaggio di Salgari.
Onde evitare il rischio di perpetuare oltre la loro scadenza diritti su contenuti che dovrebbero cadere in pubblico dominio sarebbe forse opportuno prevedere un apposito divieto di registrazione come marchio di opere protette dal diritto d’autore (con esclusione di quelle, come loghi ed etichette, create appunto per essere dei marchi).
